명륜진사갈비 상표가 아직 등록되지 않았다고요?

안녕하세요,
법무법인 숲 송동수 변호사(변리사 겸 가맹거래사)입니다.

1인분 가격에 숯불돼지갈비를 무한으로 제공해준다는 컨셉을 내세운 프랜차이즈 ‘명륜진사갈비’를 한 번씩은 들어보셨거나 주위에서 보신 적이 있으실 것입니다.

​혹은 TV나 라디오에서 다음과 같은 가사의 광고를 들어보신 적 있으실 것입니다.
숯불돼지갈비는~ 명륜진사갈비, 무한으로 즐겨요~ 명륜진사갈비,
김대리 오부장님도 명륜진사갈비, 우리회사 회식은 명륜진사갈비

Q. 이러한 명륜진사갈비 상표가 아직 등록되지 않았다고요?

수도권에만 220여 개의 가맹점이 존재하는 ‘명륜진사갈비’, 그런데 ‘명륜진사갈비’ 상표가 등록되지 않아 문제가 된 적이 있었습니다. (2022. 1. 26.자로 상표등록이 된 것으로 확인됩니다.)

‘명륜진사갈비’라는 프랜차이즈를 운영하는 주식회사 명륜당 측은 상표권을 보유하지 않은 상태에서 프랜차이즈 사업을 시작하였습니다. 2017년 7월과 2018년 5월 두 차례에 걸쳐 특허청에 ‘명륜진사갈비’ 상표를 출원하였지만 모두 거절결정을 받았습니다.

특허청 심사관은 ‘명륜진사갈비’와 선등록상표인 ‘명륜등심해장국’의 주요부표장 ‘상호’가 유사하다고 보아, 주식회사 명륜당의 상표출원에 대해 거절결정을 내렸습니다. 이에 대해 주식회사 명륜당은 두 상표는 비유사하다고 주장하였으나, 심사관의 거절이유를 극복하지 못하여 거절결정이 되었습니다.

이후 거절결정불복심판 절차를 통해 부당성을 소명하고, 여러 사람들로부터 이의신청이 제기되었음에도 불구하고, 이의신청에 대해 의견서, 소명서 등을 제출하여 결과적으로 무사히 상표등록이 이루어지게 되었습니다.

상표등록이 되지 않음으로 인해 발생한 문제들

프랜차이즈의 동일성을 나타내는 상표에 대해 상표권이 부여되지 않은 까닭에 여러 문제가 발생하였습니다. 다른 가맹본부로서는 명륜진사갈비에 관하여 발생한 문제를 참고할 필요가 있습니다.

1. 상표권 침해 손해배상 소송의 발생

‘명륜등심해장국’의 상표권자는 2019년 11월경 명륜진사갈비를 상대로 상표권 침해에 따른 손해배상을 구하는 소송을 서울중앙지방법원에 제기한 바 있습니다. 소송 대응에 따른 비용이 발생하는 것은 물론 프랜차이즈의 신뢰도에 영향을 미칠 수 밖에 없습니다.

2. 타인의 유사상표 사용

명륜진사갈비의 상표가 등록되어 있지 않음을 기화로 명륜진사갈비와 유사한 컨셉을 가진 가게가 등장한 적이 있다고 합니다.

3. 상표등록을 위한 비용, 시간 소모

주식회사 명륜당의 ‘명륜진사갈비’ 상표는 거절결정불복심판 및 수많은 이의신청에 대한 대응 끝에 2022. 1. 26.자로 등록이 결정되었습니다. 상표등록에 무려 3년 이상이 소요된 것은 물론 심판, 이의신청에 대한 대응 절차로 인해 상당한 비용이 발생하였을 것으로 추측됩니다.

가맹본부로서는 향후 프랜차이즈에 사용할 상표권을 확보하거나 상표등록 가능성에 대해 전문가의 검토를 받아 두는 것이 바람직 합니다.