상표 등록 요건 #2 – 상품이나 서비스가 무엇인지 직감할 수 있는 표장은 상표등록이 허용되지 않습니다.

안녕하세요,
법무법인 숲 송동수 변호사(변리사 겸 가맹거래사)입니다.

가뱅본부는 자신들이 출원한 상표를 적절히 관리하여, 일반 소비자들이 해당 상표가 특정 가맹본부를 나타내는 것은 물론 특정 가맹본부가 제공하는 상품, 서비스는 일정한 품질을 가지고 있다는 점을 인식시켜야 할 것입니다.

​또한 상표 등록요건은 지정상품 별로 판단하기 때문에 특정 상품에 대하여는 상표등록이 허용되더라도 다른 상품에 대해서는 상표 등록이 허용되지 않을 수 있습니다.

‘기술적 표장’이란?

상표법 제33조 제1항 제3호는 “그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”라고 규정합니다.

법률 용어가 쉽게 와닿지 않다보니 ‘기술적 표장’이 무엇을 지칭하는 것인지 말씀드리면, 상품의 특성이나 품질 내용을 그대로 나타내는 표장을 말합니다. 어느 특정인에게 ‘기술적 표장’을 독점시키는 것은 부당하기 때문에 상표 등록을 허용하지 않고 있습니다(물론 예외가 있습니다만, 가맹본부가 사업을 시작하는 단계에서는 예외사유를 적용하기는 어렵습니다).

가맹본부로서는 상품의 특성을 직관적으로 파악할 수 있는 표장을 상표로서 사용하기 희망합니다만, 상표법상 기술적 표장은 상표등록이 허용되지않아 많은 가맹본부가 아쉬움을 표현하고 있습니다.

 

‘암시적 표장’이란?

상품의 특성을 직접적으로 기술, 묘사하는 것이 아니라 간접적, 암시적으로 표현하는 표장으로서, 원칙적으로 식별력이 인정되어 상표등록을 받을 수 있다. ‘암시적 표장’으로 인정받기 위해서는 수요자들이 표장을 보고 상품의 품질 등에 관한 단순한 암시를 받을 뿐 구체적인 관념을 직감적으로 이끌어낼 수 없어야 합니다.

가맹본부로서는 소비자들이 손쉽게 인식할 수 있도록 가능하면 가맹본부의 상품이나 서비스와 관련성이 있는 단어, 문구(또는 이들의 조합)를 상표로 선택하려는 경향이 있기 때문에, 상당수의 상표들이 ‘기술적’ 성격을 일부 가진 상태에서 상표출원이 이루어지고 있습니다.

‘기술적 표장’에 해당하는지 여부 판단기준

대법원은 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단해야 한다는 기준을 제시하고 있지만(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 등), 구체적인 사안에서 어떤 표장이 기술적 표장인지 또는 암시적 표장인지를 명확하게 판단하기는 매우 어렵습니다.

‘기술적 표장’을 우회하는 방법

‘기술적 표장’을 우회하는 방법으로 “다른 식별력 있는 도형(표장)을 부기”할 수 있으나, 다른 식별력 있는 도형(표장)을 부기한다고 하더라도 ‘기술적 표장’에 해당하는 부분이 주로 인식된다면, 상표 등록이 허용되지 않을 가능성이 높습니다.

 

참고사례

비록 최근 사례는 아니지만, 향후 가맹본부가 브랜드를 선정함에 있어 참고하실 수 있도록 관련 사례를 소개하고자 합니다. 상표가 ‘기술적 표장’에 해당하여 상표등록이 거절된다면, 상표로서 등록받기 위해 추가적인 비용과 시간이 소요되어 가맹본부의 향후 사업 구상에 차질을 불러 일으킬 수 있습니다. 가맹본부의 상품, 서비스를 직감할 수 없는 정도의 상표를 출원하는 방안은 물론 다양한 상표를 출원하여 권리를 획득하는 방안도 고민해 볼 수 있습니다.

(1) 주식회사 피엘오하모니의 프랜차이즈 ‘짝태&노가리’ 표장은 지정서비스업 호프전문업, 주점업, 바서비스업 등과의 관계에서 ‘기술적 표장’에 해당하여 상표등록이 허용되지 않습니다(특허법원 2017. 5. 26. 선고 2017허1359 판결).

 

(2) 프랜차이즈 일본식 주점 브랜드인 ‘오뎅사께’라는 표장은 지정서비스업인 일본식 주점 등과의 관계에서 서비스 업종을 직감할 수 있어, ‘기술적 표장’에 해당하여 상표등록이 허용되지 않습니다(특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허10012 판결)

 

(3) 노래방 프랜차이즈 중 하나인 ‘럭셔리수노래방’이라는 표장은 지정서비스업인 ‘노래방 서비스업’과의 관계에서 서비스업의 품질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장에 해당하여 상표등록이 허용되지 않습니다(특허법원 2006. 12. 28. 선고 2006허8323 판결).

 

가맹본부가 상표를 등록 및 출원하고자 하는 경우, 등록 및 출원하고자 하는 상표 이미지와 함께 향후 사업을 진행할 상품, 서비스업을 생각하신 뒤, 상표 등록 가능성에 대해 상담받으시기 바랍니다.