가맹본사의 상표사용금지가처분 전부기각된 사연

안녕하세요, 프랜차이즈 전문 변호사 법무법인 숲 송윤 대표변호사입니다.

안녕하세요, 법무법인숲 송윤변호사 가맹거래사입니다.
상대방은 가맹본사이고, 의뢰인은 피신청인으로 가맹본사 직영점을 함께 운영했던 분입니다.
상대방은 다음과 같이 가맹본사의 상표를 사용하지 말라는 신청을 접수했습니다.
그 이유는 가맹본사의 허락없이 영업주체를 오인 혼동하게 하고 있고 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당한다, 상표권을 침해하는 영업행위를 하고 있다는 취지였습니다.

이에 대해 저희측은 ‘부정경쟁해위’에 해당하지 않는다고 주장했습니다.

.신청인이 주장하는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목은 ‘타인의 영업표지와 혼동하게 하는 행위를 하는지 여부에 대해 영업표지의 주지성 식별력 표지의 유사성 영업실태 고객층 중복 등으로 인한 경업 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의 유무를 종합하여 판단하여야 한다는 대법원 판례를 적시하면서, 피신청인에게 ’악의‘가 없다는 점을 주장하고 입증했습니다.

우선 피신청인은 가맹본사 법인이 설립되기 이전 본사 전 대표가 운영하던 직영점을 80%지분을 인수하여 함께 동업을 해왔습니다. 현 가맹본사의 대표가 가맹계약을 체결하라고 했지만 그 조건을 수용하기 어려웠다고 합니다. 또한 상표권 제99조가 정하는 이른바 선사용자에 해당하므로 사후적으로 신청인의 영업표지가 주지성을 갖추었다는 사정을 이유로 의뢰인의 영업에 제한을 가하는 것은 부당한 결과임을 지적했습니다.

실제 의뢰인은 배달전문 ‘죽’매장이었고, 해당 가맹점들을 통틀어도 상위권에 속하는 매출을 달성하고 있었습니다.
영업표지를 제거하려면 배달앱에서 리뷰가 삭제되는 등 불이익이 훨씬 큰 사안이었습니다.

재판부는 ‘상표법 제90조 제1항 제1호 제3항 ‘자기의 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표는 상표권 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌한 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 점’을 인정해 신청인의 청구를 전부 기각했습니다.

​의뢰인과 같이 먼저 상표, 상호를 사용하였는데 해당 상표를 영업표지로 가맹본사 법인이 설립되어 분쟁이 있으신 분들게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.